Produzione in Serbia: proteggere il marchio prima di affidarla al terzista
Centinaia di aziende italiane fanno produrre in Serbia: abbigliamento, calzature, arredo, componenti meccanici. Il contratto di produzione viene curato, il marchio quasi mai. In Serbia il marchio italiano o UE non vale, e il terzista che stampa il vostro logo sulle etichette può registrarlo a suo nome. Ecco come evitarlo, in ordine.
Autore: Srđan Bogićević, avvocato, fondatore dello studio · Normativa verificata:
Cosa può fare il terzista senza una vostra registrazione
La Serbia è un Paese first-to-file: il marchio è di chi lo deposita per primo, salvo prova di malafede, che richiede una causa. Un terzista o un ex distributore con il vostro segno registrato può chiedere alla dogana di bloccare le vostre spedizioni, impedire a un nuovo fornitore di usare il marchio e chiedervi denaro per la cessione.
Il caso tipico: la collaborazione finisce, il terzista continua a produrre con il vostro marchio per altri clienti, e voi scoprite che il marchio in Serbia è suo. A quel punto le vie sono l'opposizione (solo entro tre mesi dalla pubblicazione) o l'azione di nullità, che dura anni.
Prima del contratto: deposito in Serbia
Il deposito presso l'Ufficio serbo per la proprietà intellettuale è rapido ed economico: 21.390 dinari di tassa per una domanda fino a tre classi, il 25 per cento in meno in via telematica, e 42.740 dinari per la registrazione e i primi dieci anni. Chi ha un marchio italiano o UE può in alternativa designare la Serbia nella registrazione internazionale di Madrid.
Depositate il marchio denominativo e, se usate un logo, anche quello. Scegliete le classi dei prodotti che il terzista realizza (per esempio 25 per abbigliamento, 18 per borse, 20 per arredo, 7 o 12 per componenti) e, se vendete anche in Serbia, la classe 35 per la vendita.
Nel contratto di produzione
Il contratto con il terzista serbo dovrebbe dire espressamente che il marchio e i disegni restano vostri, che il terzista non può depositare segni uguali o simili in nessun Paese, che l'uso del marchio è consentito solo per la vostra produzione e cessa con il contratto, e che le etichette, gli stampi e le eccedenze di produzione (i cosiddetti overrun) vanno distrutti o restituiti. Prevedete una penale e la competenza del tribunale.
Se il terzista deve usare il marchio anche verso terzi, per esempio per vendere in Serbia, serve una licenza scritta e trascritta nel registro serbo: così l'uso conta come vostro e protegge il marchio dalla decadenza per non uso.
Dopo la registrazione: dogana e sorveglianza
Il marchio registrato in Serbia si iscrive presso la Dogana serba, che trattiene alla frontiera le merci sospette, comprese le eccedenze di produzione che escono senza il vostro consenso. Sorvegliamo inoltre le nuove domande pubblicate e presentiamo opposizione se qualcuno deposita un segno simile.
Se la produzione serba serve mercati fuori dall'UE, per esempio Svizzera, Regno Unito, Turchia o Emirati, verificate che il marchio sia registrato anche lì: la merce parte dalla Serbia e il blocco doganale funziona solo dove il marchio esiste.
Domande frequenti
Il terzista ha già registrato il nostro marchio in Serbia. Cosa facciamo?
Se la pubblicazione è recente, opposizione entro tre mesi. Altrimenti azione di nullità per malafede davanti al tribunale, con le prove del rapporto commerciale, oppure una trattativa per la cessione. Nel frattempo depositate il marchio in tutti gli altri Paesi dove producete o vendete.
Basta la clausola nel contratto di produzione?
No. La clausola vi dà un'azione contrattuale contro il terzista, ma non impedisce il deposito né vincola terzi. Solo la registrazione in Serbia blocca il deposito altrui e la merce in dogana.
Quanto tempo serve per registrare in Serbia?
Di norma circa un anno, ma la protezione decorre dalla data di deposito e il deposito stesso basta a bloccare le domande successive. Per questo conviene depositare prima di firmare il contratto di produzione.
La guida contiene informazioni generali e non è un parere legale sul suo caso. Ci invii la sua domanda per una valutazione.
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